Договор на использование российского ТЗ между иностранными юр.лицами

Question

Колллеги, добрый день! Прошу помощи в след. задаче. Дано - товарный знак, зарегистрирванный в Роспатенте. Правообладатель - наша компания, зарегистрированная в BVI (Британские Вигринские острова) Задача: заключить лицензионный договор на использование ТЗ на территории всех стран мира с другой нашей компанией, зарегистрированной на Сейшелах. Договор панируется сделать безвозмездным, с указанием, что при использовании ТЗ лицензиат будет способствовать повышению рыночной его стоимости, продвигать его на рынке в целях повышения капитализации. Вопросы: 1. с учетом родственной связи лицензиата и лицензиара (владельцы-одни и те же лица) каким максимально простым и наименее затратным способом оформить лицензионный договор? 2. Как вариант - для исключения необходимости регистрации в Роспатенте и привлечения панетного поверенного ( по причине того, что обе стороны - иностранные юрики) - вывести договор из под юрисдикции РФ, указав применимое право иной страны (какой?) 3. Защита ТЗ действует только на территории РФ. Грамотно ли в договоре ссылаться на свид-во Роспатента и указывать при этом территорию действия лицензии - все страны мира? Ели не грамотно, то как должно быть. Заранее спасибо!

Игорь Юрлов · Answer

Здравствуйте, Мария! Вопросы: 1. с учетом родственной связи лицензиата и лицензиара (владельцы-одни и те же лица) каким максимально простым и наименее затратным способом оформить лицензионный договор? Мария Лицензионный договор, тут других вариантов нет… Формально ведь это два разных юридических лица . 2. Как вариант — для исключения необходимости регистрации в Роспатенте и привлечения панетного поверенного ( по причине того, что обе стороны — иностранные юрики) — вывести договор из под юрисдикции РФ, указав применимое право иной страны (какой?) Мария Регистрируется не сам договор, а предоставление права использования ТЗ: п. 2 ст. 1490 ГК РФ: 2. Отчуждение и залог исключительного права на товарный знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 настоящего Кодекса. При этом, никаких изъятий относительно того, иностранные лица заключают лицензионный договор или нет — в данной норме не содержится. В 1232-й статье содержится более конкретное правило: 2. В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации , отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации , порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации. Опять же, никаких исключений для иностранных лиц не сделано. Поэтому вывод таков — регистрация перехода права необходима. Без неё договор будет недействительным. Что же касается применимого права к договору, то в данном случае к форме сделки применимо только право России, об этом прямо говориться в п. 3 ст. 1209 ГК: 3. Если сделка либо возникновение, переход, ограничение или прекращение прав по ней подлежит обязательной государственной регистрации в Российской Федерации, форма такой сделки подчиняется российскому праву. 3. Защита ТЗ действует только на территории РФ. Грамотно ли в договоре ссылаться на свид-во Роспатента и указывать при этом территорию действия лицензии — все страны мира? Ели не грамотно, то как должно быть. Мария Да, верно, только в России. Международной регистрации у Вас ведь нет.Проблема может быть в том, что аналогичный ТЗ уже кем-то зарегистрирован на территории иностранного государства. И в таком случае возможно возникновение споров.

Алексей Горшков · Answer

Согласен с коллегой. Если у вас есть ТЗ, зарегистрированный в России, то выдать лицензию или переуступить его вы можете только заключив договор по российскому праву. По-другому не получится, потому что для перехода прав нужна регистрация в Роспатенте, а Роспатент регистрирует только на основании договоров, заключенных по российскому праву. Теоретически вы, конечно, можете заключить договор по праву любой страны. Но не сможете его исполнить — передать права.