Какое обоснование необходимо предоставить в ФИПС, чтоб завершить регистрацию товарного знака схожего по звучанию с уже зарегистрированным знаком?

Константин! Добрый день!

Согласно ч. 6 ст. 1483 ГК РФ

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

…

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

…

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем

Вы пытались выяснить, используется ли правообладателем «конкурирующее» обозначение? 

Если «конкурирующее» обозначение не используется правообладателем и сходство между ним и Вашим обозначением такое,  как Вы описываете в тексте вопроса, есть смысл обратиться к правообладателю с запросом о даче разрешения на регистрацию Вашего обозначения в качестве товарного знака — в моей практике бывали случаи. когда такое разрешение выдавалось, и сходное обозначение успешно регистрировалось в качестве товарного знака. Обратите внимание, что решение не может быть отозвано правообладателем по причине того, что он передумал. 

Это самый простой и верный вариант решения проблемы.

Здравствуйте. Я бы хотела подробнее разъяснить вопрос о возможности признания таких обозначений сходными. Дело в том, что только лишь фонетическое сходство не является безусловным основанием для отказа в регистрации товарного знака. 

Если визуально ТЗ различаются, написаны различным шрифтом (например заглавные и строчные буквы), а также русские и латинские буквы,  графический элемент в составе ТЗ, невозможность регистрации становится спорным моментом. В качестве примера приведу заключение Палаты по патентным спорам Роспатента по возражениям от 21.04.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 411180 по заявке N 2008737952/50 с приоритетом от 08.12.2008 на имя ООО «САМУРА», Москва (далее — правообладатель) для товаров и услуг 08, 21, 37 классов МКТУ, согласно сделанным выводам:

Сравниваемые обозначения также производят различное визуальное впечатление, поскольку при их написании использованы различные виды шрифтов (строчные — в оспариваемом товарном знаке и заглавные — в противопоставленном товарном знаке), кроме того, в оспариваемом товарном знаке присутствуют оригинальные изобразительные элементы в виде иероглифов.
Таким образом, анализируемые товарные знаки не являются сходными в целом, поскольку имеют существенные семантические и графические отличия. При этом наличие фонетического сходства знаков в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, поскольку для российского потребителя очевидна семантика противопоставленного товарного знака «SAMURAI» (совпадает по звучанию и смыслу с лексической единицей русского языка «самурай»), а словесный элемент «samura» оспариваемого товарного знака воспринимается как фантазийный.

В представленном примере оба обозначения совпадают друг с другом за исключением одной буквы «I», также один из элементов имеет графическое изображение в виде иероглифов. Заинтересованным лицом было подано возражения против регистрации ТЗ, однако комиссия не нашла оснований для их удовлетворения. 

То есть, фонетическое сходство при различном смысловом значении и графических отличиях, не является безусловным отказом. Но не в вашу пользу смысловое сходство  данных обозначений, так как оба и на русском, и на английском — «сила». Так, ТЗ «Московская ночь» и «Moskow night», были признаны сходными до степени смешения. Поэтому, возможно стоит подумать об изменении ТЗ в трех плоскостях (добавление графических элементов, изменение семантического значения и фонетического звучания путем добавления второго слова, например, ТЗ «Русский титан» и «ТITAN WILD» не являются сходными — Постановление суда по интеллектуальным правам в Постановлении от 6 июля 2016 года по делу N А04-11284/2015. 

По поводу регистрации ТЗ без каких лицо изменений, о которых я выше написала, это возможно только с согласия правообладателя в соответствии со ст. 1483 ГК РФ. Такое согласие оформляется по требованиям ФИПС — Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам  № 190 от 30.12.2009г «Об утверждении рекомендаций по применению положения Гражданского Кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя». Такое согласие действительно решит ваши проблемы, если Вы получили предварительный отказ в регистрации или же планируете подавать жалобу в Палату по патентным спорам. Возражения могут быть поданы в течении 3-х месяцев с момента получения отказа, к ним прикладывается согласие правообладателя. 

Требования к согласию предусмотрены в вышеуказанном Приказе, согласие должно быть предоставлено в оригинале, в котором указываются полные сведения о лице, предоставляющем согласие и лице, получающем согласие. В их числе полное наименование юридического лица, либо ФИО для физических лиц, местонахождение лица или адрес регистрации, данные свидетельства о регистрации ТЗ, название товарного знака, номер заявки ТЗ заявителя, перечень товаров, услуг, в отношении которых дается согласие.  Все данные должны совпадать с информацией, которая уже находится в Гос. реестре ТЗ.

Отмечу, что даже при наличии согласия регистрация невозможна в случае тождественности ТЗ или, если сходство близко к тождеству. Это опять же индивидуально решается в каждой конкретной ситуации. Учитывайте, что на практике такое согласие дается только при выплате значительного вознаграждения.