Правомерно ли действие истца по поводу требования запретить использование названия компании до степени смешения с товарным знаком

Денис, здравствуйте!

1. Да, действия правомерны, но в части времени с даты регистрации товарного знака, поскольку:

-У них зарегистрирован товарный знак №701121 от 28.02.2019. Охрапро

— Деятельность, которую осуществляете вы- ООО «ОХРА-ПРОФ» в области охраны труда, аналогично указана в  МКТУ указанного выше товарного знака  (35, 41 класс)

-Ссылаются верно на ст.1229, 1252 1484, 1515 ГК РФ 

Для справки в ст. 1515 ГК РФ

4. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Этим правом они и пользуются, заявив требование о выплате компенсации в пределах указанной суммы, в размере 500 000 рублей. 

-Суд вРешении от 18 января 2017 г. по делу № А53-26274/2015 Арбитражный суд Ростовской области (АС Ростовской области) указывает, что 

Несмотря на то, что доменное имя не является объектом исключительных прав, дата регистрации доменного имени имеет значение с точки зрения оценки правомерности использования в домене обозначений, сходных до степени смешения с различными средствами индивидуализации, в том числе с товарным знаком истца. Регистрация доменного имени еще до возникновения исключительного права на средство индивидуализации может свидетельствовать об отсутствии у владельца доменного имени намерений воспользоваться чужими интеллектуальными правами, деловой репутацией.

Из заявленных 5 млн. рублей в итоге суд взыскал 100 000 рублей.

Вот ссылка на  судебный акт вышестоящего суда.  СИП оставил без изменения и  в ВС РФ  кассационная жалоба не попала, в связи с отказом в передаче. 

, полученным через 4 года после основания нашей

Это на возникшую ситуацию не влияет, поскольку товарный знак зарегистрирован в установленном законом порядке. Единственное, что возможно было бы оспорить регистрацию, если бы в вашем случае регистрации ООО была намного раньше, чем их регистрация. В противном случае шансов очень мало. 

Еще раз для понимания:

 В силу п.1 ст. 1484 ГК РФ 

1. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Соответственно,  они верно пользуются правом, в том числе правом защиты товарного знака. 

-Как они указали, что Правообладатель согласие на использование товарного знака не предоставлял. Соответственно, использование домена сходным до степени смешения с их товарным знаком является неправомерным. 

2. Последствия:

2.1. Обратятся в суд, который удовлетворит их требования. Тут возможно в части компенсации, возможно сумму снизит, а вот в части обязать прекратить нарушение — точно удовлетворит.

2.2. Кроме того, никто не лишает их права обращаться с заявлением в правоохранительные органы, поскольку за такие действия предусмотрена ответственность по ст. 180 УК РФ, либо 14.10 КОАП РФ. 

3. Соответственно, в данном случае нужно с ними вести переговоры.  Лучше, заключить соглашение об использовании товарного знака. Либо прекратить использование домена, выплатить компенсацию, но попробовать договориться в сумме намного меньшей, чем они заявляют. 

Вы вправе написать им письменный ответ+ позвонить. 

Если вас возникли дополнительные вопросы или необходима помощь в проведении переговоров, то обращайтесь в чат  за персональной платной консультацией. 

С уважением, 

юрист Квон Дмитрий Викторович.