Что делать, если товарный знак занят в Китае, а в РФ уже подана заявка?

Они нас во первых не предупредили что сначала нужно в Китае проверять, потом уже регистрировать

 Здравствуйте.

Такого формального требования нет. Регистрация в рф не означает, что надо 100% сначала разбирается с китаем.

Охрана в рф- это охрана в рф и необязательно должна быть охрана при этом в китае. Для просто производства и перевозки товаров в рф- и продажи их тут- товарный знак в китае вам вообще не так и нужен.

Но если в договоре предмет ставился именно, что оба знака должны быть одинаковымии зарегистрированными- логичнее конечно было сначала с китаем решать, но тут тогда 2 проблема- в рф могли бы за это время тоже подать на такой же знак- и получить приоритет охраны уже в рф.

ГК

Статья 1494. Приоритет товарного знака

1. Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Поэтому спор с бюро сильно зависит от договора.

. Что делать в этой ситуации? 

 Здравствуйте.

Ну  собственно, в принципе все это необходимо было определять в договоре с патентными поверенными — взаимозависимость регистрации ТЗ в РФ от возможности использования его в том числе на территории Китая. Учитывая положения ст. 421 ГК РФ это было возможно.

А товар мы будем производить на территории Китая, о чём предупреждали наших партнёров. Они нас во первых не предупредили что сначала нужно в Китае проверять, потом уже регистрировать.

Это каких партнеров? Ну и вообще предполагается, что лица, которые занимаются предпринимательской деятельностью должны обладать сведениями, достаточными для законной деятельности, разумно и осмотрительно действуя в своем интересе. То есть Вы должны были сами предполагать, что такой вариант не исключен (что кстати само собой подтверждается тем, что Вы заключили два договора) и установить эту саму. взаимозависимость исполнения двух договоров.

Пр этом сама по себе регистрация ТЗ в Китае еще не означает, что ваши товары сходятся по классу МКТУ, что может позволить беспрепятственно пользоваться ТЗ зарегистрированным по другому классу. Вы узначали по какому классу зарегистрирован ТЗ в Китае?

Добрый день!

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ  не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

 2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

Необходимо уточнить, предоставляется ли в РФ правовая охрана товарным знакам Китая, которые вы указываете. Очевидно, что маловероятно наличие претензий  по товарному знаку  выполненному на русском языке  ( 2024805471).

Претензии могут быть  предъявлены в Китае по производимому продукту с товарным знаком, который совпадает  (имеет сходство до степени смешения) с ТЗ зарегистрированным в Китае. При этом в Китае несколько таких ТЗ.

Как вариант  использовать  (наносить) товарный знак уже в РФ на готовую продукцию. Теоретически, правообладатель ТЗ в Китае конечно может предъявить претензии по национальному законодательству  к  компании, производящей продукцию в Китае, и к заказчику в связи с использованием ТЗ, который копирует ТЗ правообладателя. Возможен вариант заключения  на разумных условиях  соглашения на использование ТЗ в Китае, если совпадают классы.

Здравствуйте, Павел Борисович! Интересный вопрос...

Как я понимаю, китайцы товарный знак в РФ не зарегистрировали? Значит теоретически они не смогут повлиять на регистрацию Вашего знака в РФ. Получив свидетельство на свой товарный знак в РФ, Вы сможете занести товарный знак в ТРОИС (таможенный реестр интеллектуальной собственности).

ст. 328 Федерального закона от 03.08.2018 N 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

1. Правообладатель, имеющий достаточные основания полагать, что может иметь место нарушение его прав на объекты интеллектуальной собственности в связи с ввозом товаров в Российскую Федерацию или вывозом товаров из Российской Федерации либо при совершении иных действий с товарами, находящимися под таможенным контролем, вправе подать в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области таможенного дела, заявление о включении соответствующего объекта интеллектуальной собственности в таможенный реестр

При ввозе из Китая товара, маркированного Вашим товарным знаком, работники таможни будут уведомлять Вас о таком факте, проверять на товар соответствующие документы и пр. Это поможет Вам бороться к контрафактом. Китайский правообладатель, не имеющий товарного знака в РФ, повлиять на российскую таможню не сможет. Однако, он может повлиять на китайскую таможню, если у Вас совпадают товары в отношении которых зарегистрирован его товарный знак. 

Есть риск того, что китайский правообладатель будет защищать свой знак на территории Китая, если узнает о попытке передвижении маркированного товара через границу (там есть аналог нашего ТРОИС), и как следствие появиться проблема с выпуском товара. В таком случае придется просить разрешение у китайского правообладателя (а он может и не дать его).

Странно, что патентный поверенный не предупредил о возможных рисках. К сожалению, оспорить договор скорее всего не получится, так как они все шаблонные, и подробности о ведении бизнеса (производства товара) и целях регистрации ТЗ в них не фиксируются. 

Вижу три выхода из Вашей ситуации.

1. Не наносить маркировку товарного знака в Китае, делая ввоз чистого товара. Товарные знаки наносить уже в РФ.

2. Если стоит крайняя необходимость наносить ТЗ на товар в Китае, тогда я бы я Вам порекомендовала получить консультацию у юриста, кто занимается вопросами китайского национального законодательства, необходимо выяснить вопрос имеет ли вес в патентном ведомстве Китая письмо-согласие о регистрации ТЗ. Если имеет, то можно пробовать обращаться к китайскому правообладателю за письмом согласием на регистрацию Вашего товарного знака в китайском патентном ведомстве. А потом вместе с полученным письмом согласием подавать ТЗ на регистрацию в Китае. При этом, я бы рекомендовала регистрировать ТЗ на русском языке, чтобы визуально они были разные, и было больше шансов на положительное решение китайского патентного ведомства. Однако, необходимо также учитывать, что письмо-согласие правообладателя для патентного ведомства — это не 100-процентный аргумент. 

3. Возможно рассмотреть вопрос ребрендинга. Проверить новый ТЗ в Китае и у нас одновременно, и сразу подавать на регистрацию. 

Надеюсь, какие-то из предложенных вариантов, помогут Вам двигаться дальше!