Нарушение исключительных прав на товарный знак, как защитить?

Здравствуйте, необходимо обратиться к следующим положениям регулирующим данный вид правоотношений.

1. В соответствии со статьей 1473 Гражданского кодекса РФ:

1. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.
2. Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.
3. Юридическое лицо должно иметь одно полное фирменное наименование и вправе иметь одно сокращенное фирменное наименование на русском языке. Юридическое лицо вправе иметь также одно полное фирменное наименование и (или) одно сокращенное фирменное наименование на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.
Фирменное наименование юридического лица на русском языке и языках народов Российской Федерации может содержать иноязычные заимствования в русской транскрипции или соответственно в транскрипциях языков народов Российской Федерации, за исключением терминов и аббревиатур, отражающих организационно-правовую форму юридического лица.
4. В фирменное наименование юридического лица не могут включаться:
1) полные или сокращенные официальные наименования иностранных государств, а также слова, производные от таких наименований;
2) полные или сокращенные официальные наименования федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
3) утратил силу;
4) полные или сокращенные наименования общественных объединений;
5) обозначения, противоречащие общественным интересам, а также принципам гуманности и морали.
В соответствии с п. 3 статьи 1474 Гражданского кодекса РФ:
3. Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»:
58.5. Требования к фирменным наименованиям кредитных организаций определены как статьей 1473 ГК РФ (к ним также применяются запреты, установленные пунктом 4 этой статьи), так и статьей 7 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», вводящей дополнительные требования к фирменным наименованиям указанных организаций.
58.6. Споры о фирменных наименованиях подведомственны арбитражным судам.
59. Согласно пункту 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц (далее — Реестр) ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.
При применении данной нормы судам необходимо учитывать: защите подлежитисключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в Реестр, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.
60. Судам следует иметь в виду, что в силу пункта 4 статьи 1474 ГК РФ требование прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки может заявить только правообладатель. Органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, на основании пункта 5 статьи 1473 Кодекса предоставлено право предъявить в суд только иск о понуждении к изменению фирменного наименования и только в том случае, если фирменное наименование юридического лица не соответствует требованиям пунктов 3 или 4 этой статьи.

Следовательно первое это то, что ООО может носить свое наименование, которое более того подлежит правовой защите — независимо от названия товарной марки другой компании, при условии, чтобы наименование юрлица не совпадало с наименованием (а не товарным знаком) другого юрлица зарегистрировавшего в ЕГРЮЛ раньше.

2. Второе, при этом необходимо также определить следующие условия:

Фирменное наименование и товарный знак являются самостоятельными средствами индивидуализации участников гражданского оборота. Чтобы умело пользоваться этими правами, необходимо ясно понимать правовую природу каждого из них.
«Товарный знак и знак обслуживания (далее — товарный знак) — обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц» (ст. 1 «Закона о товарных знаках»).
Согласно ст. 54 ГК РФ «юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование».
«Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования» (ч. 3 ст. 54 ГК РФ).
Фирменное наименование должно содержать в себе указание на организационно-правовую форму юридического лица и само индивидуализирующее название.
Несмотря на сходство выполняемых товарным знаком и фирменным наименованием задач, между ними имеются существенные отличия. Основным и безусловным отличием является то, что с помощью товарного знака идентифицируется не сам субъект экономической деятельности, а производимые им товары или оказываемые услуги.
Полное фирменное наименование не способно эффективно выполнять присущую товарному знаку рекламную функцию из-за своей сложности, многоэлементной структуры и подверженности различным изменениям.
Структура фирменного наименования состоит из относительно самостоятельных частей.
Основная часть содержит указание на организационно-правовую форму предприятия, его тип и предмет деятельности.
Вспомогательная часть содержит специальное наименование предприятия (условное словесное обозначение, имя собственное, географическое название и т.п.), необходимое для отличия одних предприятий от других. Условный пример фирменного наименования: Открытое акционерное общество «Компания X». Разумеется, отличительным элементом в данном фирменном наименовании является словесное обозначение «Компания X».
В случае обращения обладателя исключительного права на товарный знак в суд с требованием прекратить нарушение его прав на товарный знак, необходимо, прежде всего, доказать следующее:
— фирменное наименование ответчика тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;
— товарный знак истца имеет приоритет перед фирменным наименованием ответчика;
— ответчик использует фирменное наименование для обозначения товаров/услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца;
— ответчик для обозначения товаров/услуг использует не полное фирменное наименование, а лишь ту часть, которая дублирует товарный знак.
При решении вопроса об установлении тождественности и сходства до степени смешения товарного знака и фирменного наименования необходимо принимать во внимание то обстоятельство, что фирменное наименование, в отличие от товарного знака, как правило, не имеет характерного графического исполнения и поэтому не обладает различительной способностью.
Арбитражные суды на настоящий момент исходят из того, что для установления факта неправомерного использования чужого товарного знака в составе фирменного наименования необходимо установить тождественность или сходство используемого обозначения с товарным знаком по признакам звукового (фонетического), графического (визуального) и смыслового (семантического) сходства.
При установлении тождественности или сходства до степени смешения товарного знака и фирменного наименования, спор между правообладателями решается в пользу ранее возникшего права.
… приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на регистрацию товарного знака.
Регистрация фирменных наименований в настоящее время является частью процедуры регистрации самих организаций, и, соответственно, исключительное право на фирменное наименование возникает в момент государственной регистрации юридического лица. www.alppp.ru/law/hozjajstvennaja-dejatelnost/torgovlja/48/statja--stolknovenie-prav-vladelcev-tovarnyh-znakov-i-firmennyh-naimenovanij.html

Т.е. помимо первого, в случае если Ваш товарный знак будет иметь приоритет перед фирменным наименованием ООО, т.к. был зарегистрирован по дате заявки на него раньше регистрации данного ООО и его наименования, Вы будете вправе требовать устранения нарушения Ваших прав, в т.ч. и в судебном порядке, а также взыскать причиненный Вам ущерб, если приоритета не будет то и нарушения прав также нет.

В соответствии со статьей 1492 Гражданского кодекса РФ:

1. Заявка на государственную регистрацию товарного знака (заявка на товарный знак) подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (заявителем).

В соответствии со статьей 1494 Гражданского кодекса РФ:

1. Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Надеюсь, что смог Вам помочь в решении вопроса. Желаю успеха!

В этом случае, какой тогда вообще смысл патентовать товарный знак, если любой может назвать свою компанию именем бренда и беспрепятственно рекламироваться?
Игорь

Добрый день.

Это не так, если какая либо фирма зарегистрирует ООО с тождественным наименованием, то Вы вправе через суд требовать запрета на использование такого фирменного наименования.

Ст. 1252 ГК РФ
6. Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.
Если средство индивидуализации и промышленный образец оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации или промышленный образец, исключительное право в отношении которого возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного, выставочного или иного приоритета средство индивидуализации или промышленный образец, в отношении которого установлен более ранний приоритет.
Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.
Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается:
в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности;
в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

Однако отмечу, что отказывать в регистрации фирме никто не будет, налоговая зарегистрирует фирменное наименование и только в случае Вашего иска можно запретить деятельность ООО.

С Уважением,
Васильев Дмитрий.

В дополнение к сказанному, хотелось бы отметить, что если ООО будет зарегистрировано со сходным названием ранее, чем Вы зарегистрируете свой товарный знак, требовать его защиты Вы не сможете:

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в постановлении от 24 апреля 2008 г. по делу № А56-6407/2007 отметил следующее.

Использование без разрешения владельца товарного знака сходного обозначения в наименовании другого юридического лица может нарушать исключительное право на использование товарного знака в гражданском обороте. Однако общество с ограниченной ответственностью «Отель «Достоевский» (ответчик) зарегистрировано в 2003 году, в то время, как товарный знак истца («Достоевский») охраняется с 24.09.2004. Момент возникновения права у истца на защиту товарного знака определяется датой приоритета, в данном случае более поздней, чем дата государственной регистрации Общества с упомянутым фирменным наименованием. Поскольку использование словесного обозначения, сходного с товарным знаком истца, началось Обществом и стало известным в гражданском обороте до даты приоритета товарного знака, действия Общества нельзя признать противоправными и нарушающими права истца на упомянутый товарный знак.

В остальном все верно — в случае обнаружения соответствия названия организации зарегистрированному в установленном порядке товарному знаку, принадлежащему другой организации, последняя вправе требовать прекращения его использования в судебном порядке.

Товарный знак регистрируется в целях индивидуализации товаров, работ и услуг, не фирмы (п. 2 ст. 1484 ГК РФ). Причём не любых товаров, работ и услуг, а только тех, в отношении которых этот товарный знак зарегистрирован. Если товарный знак зарегистрирован, например, для мобильников, планшетов и другой электроники, но не зарегистрирован для продуктов питания, то размещение этого знака на буханке хлеба нарушением права на товарный знак не будет.

Фирменное наименование (то самое ООО «Слоны Зимбабве») служит для индивидуализации ОРГАНИЗАЦИИ, не товаров/работ/услуг, чем существенно отличается от товарного знака.

Тем не менее, можно рассматривать использование чужого товарного знака в своём наименовании как нарушение права на товарный знак, т.к. он используется для индивидуализации оказываемых услуг, продаваемых товаров, выполняемых работ.

Пример:

Лазаренко О.В. обратилась в суд, указав, что она является индивидуальным предпринимателем и правообладателем исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) САТОРИ. С ДД.ММ.ГГГГ она стала оказывать услуги населению по наращиванию ногтей, маникюру, педикюру под знаком обслуживания САТОРИ. Ее салон красоты, расположенный по <адрес>, в котором она работает и является руководителем, называется САТОРИ. Салон красоты САТОРИ оказывает населению следующие виды услуг: профессиональные парикмахерские услуги, наращивание волос, косметология, солярий, массаж, SPA-процедуры, сауна, кедровая бочка, маникюр, педикюр, наращивание и дизайн ногтей и т.д.
В ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно о нарушении принадлежащего ей исключительного права. Данное нарушение выразилось в том, что ИП Глебова О.И. незаконно использует в деятельности принадлежащей ей парикмахерской Сатори, расположенной в <адрес>, товарный знак (знак обслуживания) САТОРИ. Она направляла в адрес ИП Глебовой О.И. письмо с требованием о прекращении неправомерного использования товарного знака САТОРИ в обозначении салона красоты и выплате компенсации за нарушение исключительного права в размере -СУММА2-. Кроме того, в письме она предлагала дать согласие на заключение лицензионного договора о предоставлении за вознаграждение права пользования товарным знаком САТОРИ.
…
истец обратилась в Арбитражный суд Пермского края с иском к ИП Глебовой О.И. с требованием прекратить неправомерное использование товарного знака САТОРИ в обозначении деятельности парикмахерской САТОРИ
…
Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд
р е ш и л:
Признать неправомерным использование Глебовой О.И. товарного знака САТОРИ в деятельности парикмахерской «Сатори» (<адрес>).
Взыскать с Глебовой О.И. в пользу Лазаренко О.В. компенсацию за неправомерное использование товарного знака в размере -СУММА4-, расходы по уплате государственной пошлины в размере -СУММА1-.

Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее (п. 6 ст. 1252 ГК РФ).

Что касается защиты прав на товарный знак — в соответствии со ст. 1515

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Судебная практика, правда, говорит, что больше 10000 рублей вряд ли взыщут.

Добрый день, Игорь.

Сама по себе регистрация ООО с названием «Слоны Зимбабве» не обязательно нарушает права обладателя товарного знака «Слоны Зимбабве».

Обладателю товарного знака нужно доказать, что лицо, использующее словесное обозначение этого товарного знака в наименовании юридического лица, осуществляет те же виды деятельности, оказывает те же работы, услуги, производит такие товары, на которые зарегистрирован товарный знак.

Если товарный знак «Слоны Зимбабве» зарегистрирован в отношении, например, торговли слонами (в соответствии с одним из классов международного классификатора товаров и услуг), то тогда ООО «Слоны Зимбабве» не вправе заниматься торговлей слонами, это будет нарушением прав владельца товарного знака. А если ООО «Слоны Зимбабве» будет заниматься исключительно, например, организацией поездок туристов в Африку, то тогда нарушения прав на товарный знак не будет. То есть деятельность не должна пересекаться с классом МКТУ, на который зарегистрирован ТЗ, быть аналогичной деятельности правообладателя ТЗ.

Для примера приведу свежее Решение суда по интеллектуальным правам от 5 августа 2015 года по делУ № А12-28322/2013 (http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4bad6bc7-412e-4609-b764-cb74980d3151/A12-28322-2013_20150805_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf).

В частности, суд указал:

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Ответственность за незаконное использование товарного знака установлена статьями 1252, 1515 ГК РФ.
Вместе с тем, для привлечения к ответственности за незаконное использование товарного знака необходимо предоставление доказательств, свидетельствующих о фактическом использовании такого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации товаров или услуг, для которых зарегистрирован товарный знак, или однородных им.
Само по себе использование ответчиком в качестве фирменного наименования обозначения, обладающего признаками сходства с товарным знаком истца, не образует состав правонарушения, состоящего в незаконном использовании товарного знака, без предоставления доказательств фактического использования этого обозначения при 8 оказании услуг, однородных услугам 35-го и 41-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

При этом бремя доказывания совершения ответчиком вменяемого
ему правонарушения возлагается на истца, обращающегося с иском о защите своих исключительных прав.

Таким образом, если ООО «Слоны Зимбабве» будет оказывать те же услуги и т.п., что и правообладатель ТЗ «Слоны Зимбабве», и этот факт будет подтвержден надлежащими доказательствами, то тогда правообладатель товарного знака вправе потребовать запрета на использование наименования ООО «Слоны Зимбабве» и взыскать компенсацию в размере до 5 млн. руб.

С уважением, Роман.