Как изменить логотип без последствий

п. И тут вопрос как изменить так, чтобы и похоже было и в суд на нас не подали? Спасибо за ответ! если нужно оплачу услугу.
Татьяна

Здравствуйте. Вот именно так — никак.

Нельзя делать новый логотип до степени смешения со старым. То есть у вас в итоге должен получиться новый логотип.

Простое изменение цвета или шрифта- делать нельзя.

Вам лучше всего разработать что то свое, с нуля.

Иначе если они закажут экспертизу и она подтвердит степень смешения — к вам будут большие претензии по ст 1515 гк (возможна так же ответственность по ст 14.10 коап- там штраф и на руководителей — ст 180 ук — при ущербе)

причем надо понимать- у вас там товарный знак только? или еще и коммер. обозначение?

просто придется менять в таком случае все

отдельно вопрос — ноу хау — его вы тоже должны будете прекратить использовать, если оно у вас сейчас есть

гк

ГК РФ Статья 1484. Исключительное право на товарный знак
1. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
2. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:
1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
2) при выполнении работ, оказании услуг;
3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
3. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
ГК РФ Статья 1515. Ответственность за незаконное использование товарного знака
1. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
2. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.
3. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.
4. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
5. Лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к не зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Здравствуйте уважаемая Татьяна!

Вы говорите, что приняли решение немного изменить логотип, но вы при этом должны знать, что не допускается государственная регистрация товарных знаков и коммерческих обозначений тождественные или сходные до степени смешения товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации. Так как у товарного знака уже есть правообладатель, то этот знак подлежит защите, то есть попасть в суд очень даже реально. Ключевое слово тут будет «сходство до степени смешения». Понятие сходства смешения дается ниже:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
ПРИКАЗ
от 31 декабря 2009 года N 197
Об утверждении Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство
Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.Следовательно, сравниваемые обозначения признаются тождественными, если они полностью совпадают, т.е. являются одинаковыми.Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Сходство до степени смешения определяются специалистами, как правило патентными поверенными, рекомендую обращаться именно к ним. не обладая специальными знаниями в этой области определить сходство весьма проблематично, но порой и не профессиональным взглядом можно заметить сходство.

Таким образом если измененный вами логотип не будет иметь сходства с прежним логотипом до степени смешения его без проблем можно зарегистрировать.Либо вы должны получить на это согласие правообладателя

Статья 1483. Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака
6. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:
1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;
3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

В середине июля 2006 г. Президиум ВАС РФ огласил, а осенью подготовил два Постановления, которые касаются двух очень субъективных вопросов: сходство обозначений до степени смешения и однородность товаров.

Такие Постановления могли появиться только в том случае, если ВАС РФ увидел ошибочность в самих подходах к оценке обозначений на предмет степени их сходства, а товаров — на предмет их однородности. И, действительно, мы видим, что ВАС РФ решил подробно остановиться на том, как должна проводиться такая оценка, чтобы в решениях Палаты по патентным спорам и судов присутствовал тот дух справедливости, который положен законодателем в текст Закона, и чтобы правоприменительная практика позволяла владельцам известных брендов защищаться от неявного подражания.
В первом деле суды столкнулись с интересной и достаточно часто встречающейся на практике ситуацией, когда производитель закуски к пиву использует в отношении своей продукции известное название пива без согласия его производителя. Причем в данном деле производитель закуски не только использовал такое название, но и зарегистрировал его по 29 и 30 классу МКТУ в качестве своего товарного знака. Этот товарный знак N 241119 представлял собой овал, в котором одно под другим располагались два слова, выполненные разным шрифтом: «AMRO» и «НЕВСКОЕ». С требованием о признании такой регистрации недействительной выступил производитель известного пива «НЕВСКОЕ» — с той целью, чтобы в дальнейшем обеспечить себе возможность запретить использование этого обозначения. При этом он обосновывал свои требования наличием у него регистрации данного товарного знака «НЕВСКОЕ» для пива (N 189158) и известностью этого обозначения.
Вряд ли возможно не увидеть истинные цели производителя снеков, который начал производство и зарегистрировал свой знак много позже появления товарного знака пива «НЕВСКОЕ». Несомненно, он пытался воспользоваться популярностью пивного бренда для продвижения на рынке своих пищевых товаров, употребление которых часто сопутствует употреблению пива — орехи, чипсы, сухари и др.
Однако Палата по патентным спорам не применила норму о введении в заблуждение, а также пункт 1 ст. 7 Закона, и отказала в признании регистрации товарного знака недействительной, поскольку не посчитала возможным установить не только однородность товаров, но даже сходство до степени смешения сравниваемых товарных знаков. Суд первой инстанции с Палатой не согласился и признал ее решение незаконным. Суды апелляционной и кассационной инстанций состоявшееся судебное решение отменили, а решение Палаты оставили в силе.
Президиум ВАС РФ, признавая правильным решение суда первой инстанции, посчитал необходимым дать следующее толкование положениям Закона о сходстве до степени смешения и однородности товаров (Постановление N 2979/06 от 18 июля 2006 г.).
«Следует признать, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг» (стр. 7).
«Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров» (стр. 9).
"… суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что традиционность применения в качестве пивных закусок этих пищевых продуктов, условия их сбыта (совместная продажа пива и пивных закусок), общий для них круг потребителей свидетельствуют об однородности сравниваемых товаров и услуг" (стр. 10).
Аналогичный подход к оценке степени сходства (однородность товаров сомнений не вызывала) был продемонстрирован во втором деле, которое рассмотрел Президиум ВАС РФ (Постановление Президиума ВАС РФ N 3691/06 от 18 июля 2006 г.).
Это дело возникло в связи с тем, что фирма «ООО „БРК-косметикс“ выбрало для подражания известный товарный знак для косметики „NIVEA“. Она придумала весьма отличающееся от него название „LIVIA“, но поместила это название в логотип, по внешнему виду очень похожий на ряд комбинированных товарных знаков „NIVEA“, имеющих общий мотив дизайна. Этот товарный знак фирмы „БРК-косметикс“ был зарегистрирован (N 240053), и именно против этой регистрации возражал правообладатель известного знака „NIVEA“.
Палата по патентным спорам пришла к выводу, что наличие графического сходства по общему зрительному впечатлению является недостаточным основанием для аннулирования правовой охраны, и потому отказала в удовлетворении требования об отмене регистрации. При этом вопрос однородности товаров (а они практически совпадали) не рассматривался.
ВАС РФ и в этом деле обратил внимание, что в предмет исследования по таким делам входит не только вопрос о степени сходства самих обозначений, но и различительная способность (известность) знака с более ранним приоритетом, а также однородность товаров. В связи с этим ВАС РФ указал на ту ошибку, что „судами не был проведен комплексный анализ сходства товарных знаков, учитывающий не только их визуальное и графическое отличие, но и различительную способность, а также не исследован вопрос о сходстве (однородности) товаров“ (стр. 8).
Президиум ВАС РФ также подчеркнул важность изображения общих элементов товарных знаков правообладателя, объединяющих эти знаки в одну серию. „В результате основной потребитель идентифицирует товары и услуги в первую очередь по привычным ему серийным элементам товарных знаков. Как правило, он руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг“ (стр. 9). Поэтому основное правило при сравнении знаков с точки зрения их визуального сходства состоит, согласно позиции ВАС РФ, в том, что „вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления)“ (стр. 9). И „для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения“ (стр. 10). Такая опасность была установлена Президиумом ВАС РФ в том числе исходя из результатов социологических опросов, представленных обоими правообладателями.
В результате ВАС РФ признал недействительным решение Палаты по патентным спорам, которым она отказала в удовлетворении возражения против регистрации комбинированного товарного знака „LIVIA“.

Здравствуйте, Татьяна!

Я бы не стал пока торопиться с ответом. Нужно уточнить многие моменты.

Вы пишете:

Добрый день! Мы являлись франчайзи одного бренда, но они продали сам бренд.

Поясните, что Вы имели в виду? «Бренд» — это товарный знак? Какой договор между Вами был заключен? Каков предмет этого договора?

Далее:

Наши магазины работали много лет, есть свои клиенты. Сейчас от нас требуют огромные суммы за использование товарного знака.

«Они» — это тот субъект, с которым Вы заключали договор? И как они это требуют? Обратились в суд или есть претензия?

Далее:

Мы приняли решение немного изменить логотип. И тут вопрос как изменить так, чтобы и похоже было и в суд на нас не подали ?

Как Вы его изменили и в каком качестве Вы его использовали?

Пока я соглашусь только с тем, что «отмотать назад» не получиться. Если имело место нарушение и оно должным образом зафиксировано, то придётся нести ответственность.

Здравствуйте.

По какому именно договору вы работали с правообладателем? Если можно, выложите его.

Дело в том, что при смене правообладателя договор автоматически не расторгается, он действует на прежних условиях. В связи с чем не совсем понятно, почему новый правообладатель выдвигает новые условия:

ГК РФ Статья 1489. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака
1. По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.
Ст. 1235 ГК РФ
7. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.