Заключение трудового договора с интеллектуальными правами

Здравствуйте!

Согласно части 2 статьи 1295 ГК РФ, исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное.

Под «иным» понимаются случаи, когда исключительные права принадлежат автору.

Непосредственным работодателем является ООО и права принадлежат ему, если иное в трудовом договоре не указано (или ином документе). В данном случае, ООО может предоставить кипрской компании право использовать результаты интеллектуальной деятельности по лицензионному договору или передать все права по договору об отчуждении исключительных прав.

Здравствуйте.

Не должен содержать такую передачу. Речь о служебных произведениях (ст 1295 гк)

Нормы трудового права действуют только между работодателем и работником.

В рамках гк с каждым человеком должен быть договор либо авторского заказа (Если изначально есть задание) либо договор об отчуждении авторских прав — если человек что то создал без задания.

Ваган, добрый день! Если говорить именно о трудовом договоре, то согласно ст. 1295 ГК

1. Авторские права на произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (служебное произведение), принадлежат автору.
2. Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю,если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное.
Если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, не начнет использование этого произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное право на служебное произведение возвращается автору.
Если работодатель в срок, предусмотренный в абзаце втором настоящего пункта, начнет использование служебного произведенияили передаст исключительное право другому лицу, автор имеет право на вознаграждение. Автор приобретает указанное право на вознаграждение и в случае, когда работодатель принял решение о сохранении служебного произведения в тайне и по этой причине не начал использование этого произведения в указанный срок. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора — судом.
Право на вознаграждение за служебное произведение неотчуждаемо и не переходит по наследству, однако права автора по договору, заключенному им с работодателем, и не полученные автором доходы переходят к наследникам.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 N 15
«О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах»

26. Если произведение создано по служебному заданию работодателя и за его счет либо в порядке выполнения служебных обязанностей, предусмотренных трудовым договором, то в соответствии с законом исключительные права на использование этого произведения переходят к работодателю. При этом личные неимущественные права не отчуждаются и остаются за авторами — физическими лицами. Права на произведения, созданные вне рамок трудового договора или служебного задания, не могут считаться переданными работодателю на основании закона. Например, иллюстрации работника к статье, созданной в порядке служебного задания, не могут рассматриваться как служебное произведение, если они не предусмотрены таким заданием или трудовым договором с работодателем.

передачу исключительных прав на произведение необходимо урегулировать в описанной ситуации дополнительным договором между холдингом и ООО либо автором произведения

Возможно ли заключение между ООО и сотрудниками трудового договора по которому все исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности напрямую передаются кипрской LTD, хотя зарплату они получают в дочерней ООО?
Ваган

Ваган, добрый день. Дело не столько в зарплате, сколько в том, что сотрудники состоят в трудовых отношениях с ООО, а не с киприотами. Поэтому передача исключительных прав от автора возможна только по соответствующему договору. При этом не будет служебного задания и не будет соответственно произведения, выполненного в рамках трудовых отношений.

Второй вариант — заключение лицензионного договора между ООО (как обладателем исключительных прав на служебное произведение) и кипрской компанией.

Ваган, здравствуйте.

По общему правилу закрепление интеллектуальной собственности работает так:

ГК РФ Статья 1370. Служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец
1. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.
2. Право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику (автору).
3. Исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

Я бы предложил следующее:

1) Чтобы не возникало вопросов, в трудовых договорах сотрудников утвердить не только автоматический переход исключительных прав и прав на патент к работодателю, но и последующий их переход к Кипрской компании.

2) Составлять договор на отчуждение исключительных прав в пользу Кипрской компании или оформлять её возможность использовать результаты вашей интеллектуальной деятельности.

С учётом того, что результаты возникают постоянно — стоит такой договор оформлять при получении КАЖДОГО патента.

Ещё один момент — переоформление на Кипр, это конечно хорошо, но вот вопрос — имеет ли это необходимость? Если единственным учредителем ООО является кирпская компания, она всё равно сможет в любой момент доступ к интеллектуальной собственности получить. При этом, если применяете вы результат именно в РФ, его будет проще защитить если исключительным правом будет пользоваться Российская Компания — в Российские суды проще обратиться ОООшке.

С уважением,

Роман Новиков

Великолепный и очень интересный вопрос. Спасибо за него.

По общему правилу на первый взгляд — нет, хотя даже среди специалистов этот вопрос имеет спорный характер.

В данном случае номера норм менее важны, чем теоретические спекуляции в отношении этих норм

Но лучше все же понять, с какой целью и по каким причина вы желаете, чтобы права сразу принадлежали (не передавались по договору) «материнской» компании.

По общему правилу и по традиционному толкованию п.2 ст.1295 ГК согласно которому все результаты интеллектуальной деятельности (разработки) сотрудника в рамках его служебных обязанностей будут принадлежать работодателю, если иное не предусмотрено договором.

Формулировка содержит спорную норму «Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором между работодателем и автором не предусмотрено иное»

Традиционно подразумевалось, что «иное» — это возможность договориться, что исключительное право принадлежит работнику. Предполагалось, что именно такое толкование задумывалось законодателем. Однако, если следовать строго букве закона, это «иное» можно истолковать и как возможность договора, что исключительное право на служебное произведение будет принадлежать третьему лицу. В вашем случае — материнской компании.

Принцип свободы договора такое допускает.

Однако такой подход требует, чтобы существовало два договора — между материнской компанией и дочкой, и между дочкой и работником. При этом не обязательно включать данное условие именно в трудовой договор. В трудовом договоре можно прописать формулировку, допустим, с указанием «если иное не предусмотрено трудовым или иным договором между работодателем и работником». И предусмотреть «иное» в другом договоре между этими сторонами, сославшись на трудовой договор.

Дело в том, что исключительное право на служебное произведение возникает у работника и передается от работника к работодателю в силу закона, т.е. изначально принадлежит работодателю(если договором не предусмотрено иное). Но оснований, чтобы исключительно право было передано от работника третьему лицу без договора (соответственно и со стороны работника, и со стороны третьего лица), даже если работник и работодатель договорились об этом — нет. То есть строго говоря, необходим договор не только между работником и работодателем, но и работодателем и третьим лицом. И у этого договора тоже должно быть основание.

Но какое основание в этом случае положить в договор между материнской компанией и дочкой? И каким образом будут закрыты затраты на создание служебного произведения в дочке? Возникают вопросы и бухгалтерского и налогового учета. Эта схема будет приемлемой, например, если материнская фирма является заказчиком, дочка — исполнителем, а работник дочки — создателем результата интеллектуальной деятельности — служебного произведения (РИД-СП). В этом случае все закономерно. Право на РИД сразу принадлежит заказчику.

Поэтому схема в целом не невозможная (по крайней мере теоретически и пока иное не установлено судом), но для ее разработки требуется знание массы деталей и нюансов. Но вы в этом будете одним из пионеров, что крайне интересно при разработке схемы, но, как понимаете, несет и массу рисков для первопроходца.

Поэтому не проще ли заключить традиционный трудовой договор, по которому права на РИД-СП принадлежат работодателю, а затем передать права на этот результат интеллектуальной деятельности по договору об отчуждении исключительного права материнской компании? Может быть проще и рациональнее устранить те препятствия, которые вынуждают вас выбрать такой нетипичный вариант схемы сделки, как тот, при котором исключительное право на служебный РИД сразу принадлежит третьему лицу-неработодателю.

Наша налоговая очень не любит нетрадиционные схемы. И уделяет им больше внимания.