Но моя задача убедить руководство, что несмотря на то, что тюбинг не входит в зону охраны ТЗ, маркировать его изображением чужого ТЗ необходимо только с согласия Правообладателя, и, желательно, заключить лицензионный договор. Помогите, подобрать обоснованные доводы.
Антонина
Антонина, здравствуйте!
Обоснованные доводы со ссылкой на законодательство подобрать Вам не удастся, поскольку, если читать Закон буквально, то ничего лучше чем сослаться на ст. 1229 ГК РФ не придумаешь.
Действительно, в п. 3 ст 1484 ГК прямо указано, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Для определения однородности товаров применяются Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания".
Если однородность не очевидна (а ее насколько понимаю в Вашем случае нет), то обосновать с железобетонной ссылкой на НПА вряд ли удастся.
При этом, в судебной практике есть случаи, когда суды выходят за пределы данной нормы и однородность носит достаточно широкий характер, как правило это касается товарных знаков, пользующихся широкой известностью. В таких случаях суды исходят из возможности недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в результате использования товарного знака с широкой известностью и популярностью.
Сослаться тут также можно на ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.
Кроме того, в силу ст. 10 Гражданского кодекса РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Можно попробовать говорить здесь о злоупотреблении правом.
Вообщем, если подытожить, учитывая отсутствие в настоящее время единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права, регулирующих отношения, связанные с использованием товарных знаков, определенные риски при использовании чужого ТЗ по отношению к товарам, не относящимся к зарегистрированным классам, есть, но прямого нарушения тут не будет.
Следовательно, обосновывая необходимость заключения ЛД, что-то лучше, чем ссылаться на ст. 1229 ГК РФ, в совокупности со ст.10 bis Парижской конвенции и ст. 10 ГК РФ, а также неоднозначной судебной практикой, придумать сложно.
Удачи!
Андрей, Вы целенаправленно умолчали про п. 3 ст 1484 ГК?
Ведь мы сразу понимаем, что защита распространяется только на зарегистрированные классы, получается на тюбинги охрана ТЗ не распространяется и использовать его может кто хочет без согласия. Надо подумать о иных вариантах.
ну в общем то да поскольку Вы говорите об использованиичужого товарного знака а не об использованиипохожего товарного знака, в ч. 3 ст. 1484 ГК речь по несколько о другом, о запрете использования продвижении однородных товаров с использованием схожего ТЗ