Получили отказ в регистрации товарного знака. Нужна помощь юриста в составлении ответа

Question

Подавали заявку на регистрацию товарного знака, недавно пришло уведомление, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано, так как ранее был уже зарегистрирован похожий товарный знак (файл во вложении). У меня есть доводы, конечно, но я не юрист, поэтому не знаю, насколько они верны) 1) В реестре товарных знаков у этого похожего товарного знака указано очень много классов МКТУ и товаров, причем настолько разных! Мы же указали всего 12 товаров и все напрямую относятся к нашему виду деятельности - производство светодиодных светильников. К тому же ни один из наших товаров из списка не пересекается с товарами из их списка. 2) Мы регистрируем товарный знак Lumenor, это полностью вымышленное обозначение, а у них Lumen. Lumen - это единица измерения светового потока в Международной системе единиц (СИ). Как им вообще зарегистрировали такой товарный знак? Ведь согласно требованиям статьи 1483 4-й части ГК РФ общепринятые термины и символы, имеющие отношение к конкретной области деятельности не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков. А эта компания как раз занимается производством и продажей ламп. Но у нас совершенно разные профили, они занимаются производством и продажей автомобильных ламп, а мы производим архитектурные светодиодные светильники. 3) Не знаю, имеет ли это значение, но мы зарегистрировали ООО и запустили сайт на год раньше этой компании, логотип нам придумал дизайнер, есть и доказательства, так что большая вероятность, что эта компания у нас содрала идею для названия и логотипа))

Юрий Колковский · Answer

1) В реестре товарных знаков у этого похожего товарного знака указано очень много классов МКТУ и товаров, причем настолько разных! Мы же указали всего 12 товаров и все напрямую относятся к нашему виду деятельности — производство светодиодных светильников. К тому же ни один из наших товаров из списка не пересекается с товарами из их списка. Евгений Здравствуйте. Пока могу сказать только одно. Если в указанном классе МКТУ данный товарный знак не используется более 3 лет, то Вы, как заинтересованное лицо можете выйти в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны. ГК РФ Статья 1486. Последствия неиспользования товарного знака 1. Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее — предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации. До принятия судом решения по Вашему иску аналогичный знак зарегистрирован не будет.

Геннадий Кураев · Answer

Здравствуйте, Евгений. Я не специализируюсь на товарных знаках, но могу Вам дать некоторые рекомендации. Первое. По поводу недопустимости регистрации товарного знака на обозначение «Lumen» Вам нужно подать жалобу в ФАС и указать на то, что товарный знак зарегистрирован в нарушение статьи 1483 ГК на единицу измерения. ЛЮМЕН Значение: а, м., физ. Единица светового потока, равная световому потоку, испускаемому точечным источником в телесном угле 1 стерадиан при силе света в 1 канделу https://classes.ru/all-russian/dictionary-foreign-term-7805.htm По сходству до степени смешения у Вас считаю спорная ситуация, я бы не дал однозначного ответа, так как здесь требуются специальные познания, на первый взгляд сходство есть. ФАС или суд будет вправе назначить экспертизу сходства товарных знаков и сделать выводы о сходстве или различии с учетом всех обстоятельств. Вы можете предоставить в ФАС или в суд свое экспертное заключение и ходатайствовать о его приобщении к материалам дела. Тот факт, что Ваше ООО было зарегистрировано ранее, не дает Вам оснований оспаривать отказ в регистрации Вашего товарного знака, но дает Вам право оспорить регистрацию их товарного знака. С уважением! Г.А. Кураев

Григорий Арутюнов · Answer

Евгений, доброго времени суток! В качестве дополнения к ответам, хотел бы Вам порекомендовать еще один способ решения Вашей проблемы. Можно запросить у правообладателя Lumen письмо-согласие с разрешением на регистрацию Вашего товарного знака. Часть 1 статьи 1229 ГК РФ Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя. На мой взгляд это самый простой способ. Также в данным способом Вы в том числе можете проверить существует ли фактически данная организация и использует ли она данный товарный знак или нет. Если на свое письмо Вы ответа не получите, то дальше можете воспользоваться одни из вариантов предложенных коллегами. При этом если Вы пойдете путем с требованием о досрочном прекращении правовой охраны, то направление указанного запроса будет дополнительным и не лишним доказательством на мой взгляд.

Владимир Балашов · Answer

Здравствуйте В принципе согласен с мнением коллеги Колковского, но скажу сразу ситуация у вас очень сложная. Во первых — у вас пересекаются мкту — то есть одинаковые если товары- классы товаров совпадают. Во вторых — как раз вот этот момент с люменом — в принципе- они могли зарегистрировать его как товарный знак — остальное надо оспаривать. На счет не использования в течении 3х лет- надо доказывать- причем важный момент отразили суды в свежем пленуме 164. Использованием товарного знака для целей статьи 1486 ГК РФ признается в числе прочего использование такого знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. При использовании обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов судом должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака, а также влияния изменений на существо товарного знака вследствие такого использования. 165. Для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» у вас по контрагенту- этого пока не видно совсем