Что делать, если другой зарегистрировал ваш товарный знак и хостинг требует удалить контент

правообладатель предъявляет претензию на использование нам названия сайтаДалее скорее всего будет еще претензия на использование бренда

 Ну товарный знак может быть и там и там, это в общем то один вопрос в рамках ст. 1484 гк.

Как можно доказать что данный правообладатель неправомерно зарегестрировал название?

 Сложно и только через суд.

В принципе в теории, он мог его зарегистрировать.

В ст 1483 гк указано

6. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:
1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;
10. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средстваиндивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Вот коммерческое обозначение и есть такое средство индивидуализации — но важна его известность, однородность товаров. Тут не простое дело.

Мы исользуем этот бренд уже много лет, мы известная в отралси медийная компания нас знает весь рынок под этим названием.

 Это вот в плюс для вас.

А их ссылка на ст 1487 гк вообще не понятна, она про товары, а не сам товарный знак, про исчерпание права на товарный знак при законном ввозе товаров.

1. Рекомендовал бы для  полного понимания ознакомиться с Решением Суда по интеллектуальным правам от 18 ноября 2019 г. по делу N СИП-437/2019  (вот ссылка)

По делу возникла ситуация, при которой оспаривался отказ ФИПС    относительно возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку. 

1.1. Что тут может вас интересовать? 

2. Суд проанализировал ситуацию с позиции наличия или отсутствия основания в отказе  в регистрации ТЗ согласно ст. 1483 ГК РФ.

Например, было указано, что  в результате анализа представленных заявителем доказательств Роспатентом было обоснованно установлено, что они не доказывают наличия у заявителя прав на коммерческое обозначение на дату приоритета спорного товарного знака, в связи с чем Роспатент пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для признания предоставления правовой охраны спорному товарному знаку недействительным на основании пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

3. Вместе с тем суд признал обоснованным довод заявителя о том, что действия общества по приобретению правовой охраны в отношении спорного товарного знака и его последующему использованию являются злоупотреблением правом.

3.1. Так, имеется ссылка, что в соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 170 Постановления N 10 (О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации), законом не установлено специального порядка признания действий правообладателя, связанных с государственной регистрацией товарного знака, злоупотреблением правом. Возможность заявления отдельного требования о признании таких действий злоупотреблением правом законом не предусмотрена.

3.3. Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 171 Постановления N 10, при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение Роспатента об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Признание действий лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется исходя из поданного в Роспатент возражения.

3.4. Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения указанных требований суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Согласно пункту 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

В соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции для квалификации регистрации товарного знака как акта недобросовестной конкуренции оценке подлежит честность такой регистрации, которая не может быть установлена без учета цели регистрации товарного знака. В связи с этим при рассмотрении судом вопроса о добросовестности регистрации товарного знака исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации.

Руководствуясь положениями пункта 2 статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 и пункта 1 статьи 10 ГК РФ, суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

3.5. Для установления в действиях  Лица, имеющего права на Товарный знак общества признаков злоупотребления правом необходимо в совокупности оценить на соответствие критерию добросовестности поведение заинтересованного лица как на момент подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака, так и последующее (после регистрации) поведение, а также обстоятельства, связанные с использованием спорного товарного знака 

Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции может служить предшествовавшее использование спорного обозначения.

Недобросовестными могут быть признаны действия лиц, аккумулирующих товарные знаки, но их не использующих, в совокупности с другими обстоятельствами дела, подтверждающими, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя.

3.6. Суд установил, что Правообладатель формально зарегистрировал ТЗ, а также не использовал его для осуществления своей деятельности. Целью его деятельности было извлечение выгод от многочисленного количества товарных знаков. 

4. Выводы суда заключаются в том, что исходя из совокупности установленных обстоятельств, с учетом  разъяснений, принимая во внимание, что само общество «Э» знало или могло знать о предшествовавшем дате приоритета товарного знака использовании спорного обозначения заявителем, товарный знак в своей предпринимательской деятельности не использовало ни до подачи заявки на регистрацию товарного знака, ни после этой даты, так же как и лицензиат — общество «В», вто время как последующее после регистрации товарного знака поведение правообладателя, совершавшего действия, направленные на получение от предпринимателя М.  выгоды в размере, не сопоставимом с действительной ценностью неиспользуемого товарного знака, и в то же время предлагающего данный товарный знак к продаже неограниченному кругу лиц за гораздо меньшую сумму, имело целью лишь воспользоваться коммерческой заинтересованностью заявителя в спорном обозначении и получить от него необоснованную материальную выгоду, суд приходит к выводу о том, что действия общества «Э» по регистрации спорного товарного знака с учетом его последующих действий являются злоупотреблением правом, направлены на воспрепятствование в использовании спорного обозначения заявителем и необоснованное извлечение обществом существенной материальной выгоды. 

Т.е. все эти правовые позиции, при установлении всех обстоятельств, могут быть использованы при защите ваших интересов.