Уважаемая Ольга, здравствуйте! У Вас запрошено мнение нескольких специалистов
Вы получили претензию от правообладателя товарного знака «Пиши-стирай» (Товарный знак № 763301, зарегистрирован в 16 классе МКТУ, который включает книги). Правообладатель требует компенсацию, снятие товара с продажи и уничтожение продукции. Как я поняла, основной аргумент правообладателя — использование Вами обозначения «пиши и стирай» и «пиши стирай» в описании свойств ваших книг, что, по их мнению, нарушает их исключительное право на товарный знак.
-------
1. Исключительное право на товарный знак (ст. 1484 ГК РФ)
Согласно ст. 1484 ГК РФ,
Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/7d076153e9adb1b3534c04eb371e2f7c6df713f8/
Нарушением считается использование обозначения, если:
1.1 оно идентично или сходно до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком;
1.2. используется в отношении товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, или однородных товаров;
1.3. возникает вероятность смешения у потребителей.
-------
Вы используете фразы «пиши и стирай» и «пиши стирай» в описании свойств книги, а не в качестве средства индивидуализации товара.
Это важный момент, так как товарный знак защищает обозначение именно как средство индивидуализации, а не как описание функциональных характеристик товара.
2. Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, использование сходного обозначения не является нарушением, если оно не используется для индивидуализации товара. В данном случае Вы можете аргументировать, что фразы «пиши и стирай» и «пиши стирай» описывают функциональные свойства книги (возможность писать и стирать), а не служат для индивидуализации товара.
Вы не использовали эти фразы в качестве товарного знака, логотипа или иного средства идентификации.
3. Сходство обозначений
Товарный знак «Пиши-стирай» зарегистрирован в 16 классе МКТУ, который включает книги.
Однако важно оценить степень сходства между вашим обозначением («пиши и стирай», «пиши стирай») и зарегистрированным товарным знаком.
Сходство оценивается по следующим критериям:
3.1. Фонетическое сходство -это значит, что обозначения действительно схожи по звучанию.
3.2. Графическое сходство — это значит, что если Вы использовали фразы в схожем графическом исполнении (например, с аналогичным шрифтом, цветами и т.д.), это может усилить вероятность смешения.
3.3. Семантическое сходство обозначает, что оба обозначения имеют схожее значение, описывающее возможность писать и стирать.
Однако, если Вы сможете доказать, что обозначение использовалось исключительно как описание функциональных свойств товара, а не как средство индивидуализации, это может исключить нарушение.
Дополню, что есть в законе и основания для оспаривания товарного знака.
Например:
Если товарный знак является описательным и не обладает различительной способностью (ст. 1483 ГК РФ).
Фраза «пиши-стирай» может быть признана описательной, так как она указывает на функциональные свойства товара (возможность писать и стирать). Описательные обозначения не подлежат регистрации в качестве товарных знаков, если они не приобрели различительную способность в результате использования.
Если товарный знак не используется правообладателем в течение трех лет (ст. 1486 ГК РФ), то правовая озрана прекращается.
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/2c3f5881920b5dc53529b5bb31e782624a107abb/
С уважением!
В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).
Согласно п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»:
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323470/ecfb869390695100b73cc55eaa108fdfcb678072/
В Вашем случае ТЗ зарегистрирован в отношении товаров 16, 28 классов МКТУ (указал выше) — книги к ним не относятся.
Таким образом, при использовании «пиши-стирай» Вами в описании свойств книги не возникает вероятность смешения.
Также, следует учесть, что спорный ТЗ является словесным.
Фактически, Вы употребляете эти слова (зарегистрированные как этот ТЗ) — при описании свойств книг в общеупотребительном значении — по существу — «что-то напиши», «а потом сотри», а не для целей индивидуализации данных книг.
Согласно, п. 157 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323470/ecfb869390695100b73cc55eaa108fdfcb678072/
Таким образом, исключительные права правообладателя ТЗ не нарушены.
Следовательно — нет оснований для удовлетворения требований правообладателя ТЗ (компенсация и уничтожение контрафактных товаров (по его мнению), индивидуализированных его ТЗ).
Вам необходимо подготовить письменный ответ на его претензию — если нужна помощь в подготовке — обращайтесь (сообщение юристу).
Желаю удачи,