Как можно минимизировать оплату компенсации?

Здравствуйте!

С учетом требований ст. 1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, вправе использовать такой результат или средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Для минимизации размера компенсации в рамках данного иска можно оспаривать факт нарушения, если товар был закуплен у официального дилера или произведен по лицензии,  и приобретен на законных основаниях.

Если знак отличается или использован в другом классе МКТУ, это может исключить нарушение.  
Можете сделать альтернативный расчет и попробовать доказать завышенную сумму компенсации в расчете истца.
Суд может снизить сумму, если:  выручка заявлена неверно.

Можете ссылаться на непропорциональность компенсации – если сумма явно превышает возможные убытки истца с учетом разъяснений данных в п. 62 Постановления Пленума ВС №10 от 23.04.2019.  
Можете предложить истцу меньшую сумму по мировому соглашению.
Таким образом, вы вправе выработать оптимальную правовую позицию по обстоятельствам вашего вопроса, проработав возможные.

Здравствуйте!

В вашем случае нужно выстроить позицию на том, что нарушение носило незначительный характер, является первым, если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, это также важно для снижения размера компенсации.

Лучший результат, который можно получить — однократная стоимость контрафактных товаров (Постановление КС РФ № 40-П от 24.07.2020 «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда»).

При необходимости могу подробнее проконсультировать в чате и подготовить отзыв для суда с целью уменьшения размера компенсации.

Здравствуйте, Эльдар!

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждая сторона обязана доказать обстоятельства, на которые ссылается. Поэтому первое, что вызывает вопрос, — правильно ли истцом указано количество проданных товаров ответчиком? Если у ответчика — другие цифры (меньше заявленных), это можно использовать для снижения суммы компенсации.

Также доказыванию подлежит следующее утверждение:

Формирование у потребителя мнения о продукции правообладателя, как о низкокачественном товаре (контрафактный товар – низкокачественный).

Контрафакт указывает лишь на нарушение интеллектуальных прав правообладателя. С качеством товара эта характеристика никоим образом не связана. Это прямо следует из ч. 1 ст. 1515 ГК РФ:

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Еще стоит подвергнуть сомнению такой аргумент:

в случае снижения заявленной компенсации права Истца не будут восстановлены в силу того, что присужденная компенсация будет равна размеру понесённых истцом расходов

В качестве расходов истец заявляет только госпошлину в размере 194 720 рублей, тогда как цена иска составляет 5 657 330 руб. Даже если снизить сумму компенсации в 10 раз, она с лихвой покроет судебные расходы.

Получается, это не аргумент, а субъективное восприятие истцом возможности снижения размера компенсации.

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 №26 П также упоминаются основания снижения компенсации:

размер подлежащей выплате компенсации, даже с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком)

Нужно давить на то, что продажа вашего конкретного товара правообладателю убытков не причинила. Да, он зарегистрировал права на товарный знак в привязке к МКТУ 16. Но торгует ли он сам именно таким же товаром или же просто придерживает нишу за собой в стиле «ни себе, ни людям»?

правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые

Если ранее подобных нарушений не было, обязательно ссылайтесь на это. 

использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер

Тут надо доказать, что конкретно его товар Вы не копировали.

Ну а в целом Вам нужно составить сильное возражение. В рамках услуги «вопрос-ответ» все нюансы, конечно, не проработать.