Нужен ли российский патент, если на руках лицензионное соглашение с американским правообладателем?

Российский патент на изобретение, запатентованное в США, может получить обладатель патента США при выполнении одного из двух условий: (1) с даты подачи американской патентной заявки прошло не более 12 месяцев, (2) существует соответствующая международная заявка РСТ и с даты приоритета этой международной заявки прошло не более 31 месяца. Оба варианта маловероятны, поскольку обычный срок рассмотрения патентной заявки патентным ведомством США составляет от 3 до 5 лет и прошли все сроки как для подачи российской заявки с испрашиванием конвенционного приоритета, так и для перевода международной заявки на национальную фазу в России.

Поэтому если в такой ситуации подать российскую заявку на изобретение, идентичное запатентованному в США, то такой российской заявке будет противопоставлена публикация американской заявки и публикация американского патента и последует отказ по новизне. Если же по ошибке российского патентного ведомства патент по такой российской заявке все же будет выдан, то любое заинтересованное лицо сможет с легкостью его аннулировать.

Исключительное право, подтверждаемое патентом на изобретение, действует в той юрисдикции, в которой выдан патент. В частности, американский патент действует на территории США и к России отношения не имеет. Лицензии по американскому патенту в России также не действительны.

Если вы заключите лицензионный договор с патентообладателем в США (уже другой вопрос, какому законодательству его подчинить — только российскому или со включением американских условий), то вы будете иметь право абсолютно легально использовать-производить-продавать и все остальное, что согласуете с партнером, в России по его технологии.

Вам важно сейчас законно получить права на нее, а лицензионный договор (можно и договор поставки назвать, у американцев такие условия лицензионные обычно в него включаются) будет вашей защитой от любых претензий третьих лиц в России.