Может ли лицензиат за свой счет осуществить "ребрендинг" товарного знака?

Question

Правообладатель товарного знака передал его по лицензионному договору Лицензиату в отношении всех классов, по всему перечню товаров и услуг указанных в свидетельстве о регистрации товарного знака. Лицензиат за пользование товарным знаком уплачивает ежеквартальное роялти. Может ли Лицензиат за свой счет осуществить "ребрендинг" товарного знака- поменять допустим его цветовое исполнение и размер шрифта, заключив договор с дизайнерской студией? Или это может сделать только правообладатель? При условии, что товарный знак зарегистрирован как словесное обозначение- обычным черным шрифтом, а передавался по лицензии и используется в цветовом исполнении нестандартным шрифтом. Законно ли такое действие? какие риски? Не снесет ли налоговая затраты за данную манипуляцию с расходов у лицензиата?

Мария Ивашнева · Answer

Антонина, есть некоторые юридические нестыковки в том, что Вы пишите: 1. ТЗ у нас охраняется только в том виде, в котором он зарегистрирован. Именно поэтому обычно регистрируют несколько исполнений ТЗ: словесное, словесно-изобразительное, изобразительное и т.д. Вы не можете передать больше прав, чем Вы имеете. Соответственно не могли передать права на использование некоего цветного ТЗ, поскольку у Вас права только на словесное обозначение. 2. По факту фирма лизензиат разрабатывает новый товарный знак на основе Вашего и может его зарегистрировать в дальнейшем. Чем соответственно нарушит Ваше право. Здесь нужно понимать насколько существенно ТЗ будет изменен, не произойдет ли по факту создание нового. В таком случае, он уже не будет охраняться как Ваш и будет подлежать отдельной регистрации. 3. Риски для Вас: — регистрация схожего до степени смешения ТЗ (далее нужно будет оспаривать, сначала в Роспатенте, затем в суде) 4. Налоговые последствия: снимут налоговики расходы или нет будет зависеть от многих факторов, в том числе документальной подтверждености таких расходов (то не только договор, но и техническое задание, переписка, акты и др); проявление степени должной осмотрительности при выборе контрагента (дизайнерского агенства); деловой цели такой сделки. + необходимо учесть как что будут отражены такие расходы: как расходы на создание или как расходы на переработку. Есть нюансы, в том числе в учете таких операций. Для более глубокой аналитики нужно смотреть договор, Ваше свидетельство, договор с дизайнерами. Мы занимается защитой интеллектуальной собственности, если нужен глубокий правовой анализ ситуации — обращайтесь.

Елена Зверева · Answer

Все изменения -только с согласия лицензиара. Но! Надлежащим использованием товарного знака является его использование с незначительными изменениями. Поэтому, если менять товарный знак в целом, то в случае претензий от третьих лиц ни вы, ни лицензиар не докажете надлежащее использование своего товарного знака.